UE, Skype sbatte contro Sky

Skype non può registrare il suo marchio in Europa perché rischia di confondersi con quello della tv satellitare Sky. A deciderlo sono tre sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, relative a tre casi legati T‑423/12 , T‑183/13 e T‑184/13 , per cui i giudici europei hanno considerato troppo simili i due nomi e troppo conosciuto il nome dell’emittente televisiva di Rupert Murdoch per permettere la convivenza con il servizio VoIP.

Il caso risale al 2004, quando per la prima volta la società Skype ha chiesto all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) di registrare il segno figurativo e quello denominativo SKYPE come marchio comunitario per apparecchiature audio e video, prodotti di telefonia e di fotografia nonché per servizi informatici legati a software o alla creazione o all’hosting di siti Internet.
Davanti agli organi dell’UAMI si era quindi mossa, rispettivamente nel 2005 e nel 2006, la società Sky Broadcasting Group, divenuta Sky e Sky IP International, attraverso la procedura di opposizione nei confronti del processo di registrazione del marchio: secondo l’azienda di Murdoch, troppo grande sarebbe stato il rischio di confusione con il proprio marchio denominativo comunitario SKY, depositato nel 2003 per prodotti e servizi identici.

Per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni in conflitto, il Tribunale europeo nota ora che la pronuncia della vocale “y” non risulta più breve nel termine “skype” che nel termine “sky”.
Inoltre, si è ritenuto che il termine “sky”, appartenente al vocabolario di base della lingua inglese, resta chiaramente identificabile nel termine “skype”, sebbene quest’ultimo sia scritto in una sola parola e anche se il rimanente elemento “pe” non abbia significato proprio.

Per quanto riguarda poi il segno figurativo richiesto, si osserva nelle sentenze, l’elemento denominativo “skype” è circondato da un bordo: ciò non rimette in discussione il grado medio di somiglianza visiva, fonetica e concettuale, ma si limita proprio a mettere in risalto l’elemento denominativo ed è quindi percepito come un semplice bordo. Addirittura, secondo la giustizia europea, l’elemento figurativo non veicola alcun concetto, a parte, eventualmente, quello di una nuvola, il che potrebbe ulteriormente aumentare la probabilità di identificazione dell’elemento “sky”.

Nonostante la coincidenza con il termine generico “cielo” (in inglese), i giudici hanno ritenuto che il marchio “Sky” abbia un alto valore distintivo dovuto soprattutto alla sua assoluta riconoscibilità, in particolare proprio nel Regno Unito (dove la lingua ufficiale è appunto l’inglese) e proprio nelle classi di marchi 9 (che riguarda gli apparati per la registrazione, la trasmissione e la riproduzione di suoni ed immagini), 38 (telecomunicazioni) e 41 (intrattenimento).

Non è stata inoltre presa in considerazione dai giudici neanche la relativa lunghezza di entrambi i simboli, un fattore che dovrebbe ulteriormente abbassare l’asticella in base alla quale considerare le differenze tra i due marchi sufficienti a creare distinzione.

Non si tratta della prima volta che Sky si impone su un altro marchio, e in particolare su Microsoft, da cui Skype è detenuta: Redmond era stata spinta a cambiare nome al suo servizio cloud SkyDrive (diventato nel frattempo OneDrive). In quel caso a pesare nella decisione del giudice era stato più il fatto che solo il 20 per cento degli utenti riconoscesse un legame tra il termine cloud (nuvole) e le piattaforme di archiviazione digitale, che il fatto che sky (cielo) sia una parola comune.

Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

Claudio Tamburrino